2021426日国家知识产权局复审和无效审理部发布了2020年度专利复审无效十大案件,并后续在赋青春公众号上定期分析一个个案件。笔者发现其中两个案件的争议点都涉及从外文翻译成中文中产生的问题,因此也想就此浅谈一下从这两个案件可以得到什么启示,以期对此类案件涉及的翻译、实审或无效工作有所帮助。


首先,我们借助无效决定书来梳理这两个案件涉及的翻译问题的具体情况:

案例1授权公告号201610534695.0的发明专利,名称为“平针针织机”,专利权人为H. 斯托尔股份两合公司,其独立权利要求1的技术方案中出现了非通用的术语“针织锁扣”(德国优先权文件EP15176118.6的原文为“Strickschlösser”(英文翻译为rope lock))。


株式会社岛精机制作所(下称请求人)认为:权利要求1中的“针织锁扣”一词在本领域不具有通常的含义,说明书中也没有对该词的含义进行任何说明,而本领域并没有被称为“针织锁扣”的公知部件。


而专利权人认为:“针织锁扣”是本领域技术人员常用且已知的技术术语,该术语应理解为在针织机技术领域中通常具有的含义。


可见,围绕“针织锁扣”这一术语,请求人和专利权人各执一词,无法达成共识,也是双方争议的焦点问题。


最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条规定,人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。


合议组通过对能够形成完整证据链的内外部证据的往复印证,综合所有查证的事实,最终认为从所属领域技术人员的角度而言能够知晓针织锁扣实际上相当于该领域通常所称的三角座滑架这类部件。


虽然在合议组解读时,主审员未列举外部证据二(请求人无效请求中意见),无效决定中也未涉及外部证据三(实审审查员在实审中意见),但笔者认为,这两份证据恰恰是最重要的,因为这些证据实际上都增强了合议组对该术语对于本领域技术人员是清楚的认定。不管是作为竞争对手的请求人,还是本领域的审查员实际上都是本领域技术人员的代表,如果他们在解读权利要求的保护范围时都将现有技术中的术语“三角座滑架”对应于本专利的“针织锁扣”,那么没有理由认为站在本领域技术人员的角度该术语不清楚。


最终合议组得出结论:所属领域的技术人员通过阅读专利文件后可以得出的唯一且合理的理解,虽然使用了非通用术语,但不会造成保护范围不清楚,并且决定维持该201610534695.0号发明专利权有效。

 

案例2授权公告号CN1312955C的发明专利,名称为“无线通信系统”,专利权人为夏普株式会社,其权利要求的技术方案中出现了术语“频带”。


OPPO广东移动通信有限公司(下称请求人)提出的无效宣告请求中未涉及关于该术语的不清楚或者翻译问题。


专利权人针对上述无效宣告请求提交了权利要求修改替换页,其中将权利要求46中原翻译错误的术语“帧内频带”(日本优先权文件JP4625611B2的原文为“フレーム内の帯域”)修改为“帧内带”。专利权人认为,上述对权利要求46的修改属于明显错误的订正。


而请求人认为:将“频带”修改为“带”并不属于“明显错误的修正”。


SPTL公众号(智慧上专,ID: sptl1984)之前发布的文章《“小”错误—“大”麻烦》对此也有详细的介绍。相信读者基于该文介绍的原则也容易判断出上述错误并不属于审查指南规定的能够允许修改的明显错误三种类型中的任一种,修改内容也不是能够唯一确定的。因此,专利权人对权利要求46所做的上述修改不能认定为是对明显错误的订正。


最终合议组对专利权人提交的权利要求修改文本不予认可。此次无效宣告请求以本专利授权公告的权利要求书内容为基础。


因此,由于专利权人对权项的修改未被接受最终使本专利被全部无效。

 

笔者认为,从这两个案例的解读我们至少可以有如下启示:

从申请人/专利权人的角度看:

1)这两个案例存在的问题是对所翻译的行业技术不够熟悉,没能找到真正对应的技术词语(如案例1),或者根本就是翻译错误(如案例2),并且后一个案件由于无法通过修改来弥补,最终被全部无效。可见,对于进入国家阶段的外国专利申请文件的翻译一定要谨慎,特别是出现在权利要求中的术语,稍有不慎都将导致专利权人的重大损失。因此,专利权人一定需要寻找专业且靠谱的专利翻译/代理机构。另外,笔者发现,在案例1的实审程序中,审查员将对比文件1中的“三角座滑架”对应于案例1中的“针织锁扣”,如果专利代理师能够及时关注,那么在答复审查意见通知书期间就可以将该术语改正,从而避免了后续从各个方面举证/陈述的麻烦。

2)我们知道,每份专利都有自己的特点,可能很难遇到与本次案例解读完全一致的情况。像案例1中,对非通用术语“针织锁扣”的解读,合议组列举了内部证据1/2/3和外部证据1,别的案例可能满足了内部证据1,或者又有别的相互佐证的证明。这些具体要求是不可能写到细则或者指南中的,只能是具体问题具体分析。但是必须确保:一定要自圆其说,推理/证据之间具有严密的逻辑关系或者形成完整的证据链。另外,要尽可能挖掘外部证据,特别是在对方提供的证据和陈述中挖掘对自己有利的证据。例如,笔者认为对案例1的走向比较关键的一点是:请求人在评价该专利新颖性、创造性时,将作为现有技术的证据123中的三角座滑架对应于该专利的针织锁扣。

3)在涉及无效的修改时,对于修改的内容是否属于“明显的错误”需要谨慎对待,如果不能确定是否为明显的错误,建议在意见陈述中进行界定,以免因修改不被接收而使合议组以修改前的权利要求文本作为审查基础,从而造成权利要求全部被无效,或者只能保留保护范围更小的权利要求。


从无效请求人的角度看:

1)在发现目标专利的权利要求中疑似使用了非通用的术语时,可以考虑从保护范围不清楚,即,不符合专利法第二十六条第四款的规定的角度入手,并且试着从专利权人的角度推演是否能够通过内外证据对其做唯一正确的解读,如果发现对方不能形成完整的证据链,那么通过该条款使目标权利要求无效的可能性会比较大。

2)在无效证据和理由的组合过程中,必须要考虑各种组合方式的逻辑关系,不能相互矛盾。还是以案例1为例,请求人一方面主张“针织锁扣”一词在本领域不具有通常的含义,说明书中对该词的含义也没有任何说明,导致权利要求1保护范围不清楚;然后在其它的无效理由中又将其对应到相关证据中的术语“三角座滑架”,从逻辑上实际上是自相矛盾的,并且合议组实际上将此也作为支持专利权人主张的证据写入了决定书。当然,请求人可能不想放过每个可能无效的组合/机会,但是还是要尽可能做好取舍,不然会适得其反。

 

机械事业部:岳伟


美国专利申请的单一性和限制要求

从专利文件的翻译错误引发的思考

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