前次我们讲到了美国专利申请中的IDS,这次我们来聊聊限制要求(Restriction Requirement,即RR)。


限制要求与中国申请人惯常熟悉的中国专利法中所规定的单一性存在联系而又不同,本文就此进行简单说明,以期帮助申请人更灵活应对。


要说明的是,美国也存在单一性(unity of invention)要求,但仅适用于PCT国际阶段申请或PCT进入美国国家阶段的申请。对于通过巴黎公约途径进行美国申请的案件、By-Pass申请(一张表了解PCT进入美国的两种方式)以及PCT进入美国国家阶段的申请的所有后续申请(continuing application)(比如分案(divisional application, DA)、继续申请(continuation application, CA)、部分继续申请(continuation-in-part application, CIP))都适用限制要求。


美国专利申请的单一性判定与中国专利申请的单一性判定类似,即要求保护的不同权利要求之间存在相同的或相应的特定技术特征,但在美国审查实践中更为严格。


单纯从理解的角度而言,可以简单认为美国的单一性是限制要求的一种特殊情况。此外,哪怕是对于PCT国际阶段申请或PCT进入美国国家阶段的申请,在用单一性标准进行审查时,一定条件下仍可能引发限制要求。举例说明:

1)如果一件PCT进入美国国家阶段的申请包括但不限于以下两个权利要求:

权利要求1:特征X+B

权利要求2:特征Y+C

审查员先按照单一性标准判断,但这两个权利要求显然没有共享技术特征,因此完全不存在有相同或相应“特定技术特征”的可能性,此时就可能对这两个权利要求发出限制要求。


2)如果一件PCT进入美国国家阶段的申请包括但不限于以下三个权利要求:

权利要求1:特征A

权利要求2:特征A+B

权利要求3:特征A+C

3个权利要求共享技术特征A,审查员先按照单一性标准判断这个技术特征A是否是“特定技术特征”:

如果是,则认为这几个权利要求之间存在单一性,对这几个权利要求发出限制要求可能就是不合适的;

如果不是,则可能会对这几个权利要求发出限制要求。

 

限制要求的有关规定可见35 U.S.C. 12137 CFR 1.142以及MPEP802[1],其中规定:如果在一项申请中要求保护两项或两项以上独立(independent)且截然不同(distinct)的发明,则此时可以发出审查意见要求将该项申请仅限于其中一项发明。这样的审查意见就称为“要求作出限制”。


这样的做法本意在于不增加审查员的检索负担,但是损害了申请人在一件申请中保护多个技术方案的意图。因此,为了补偿申请人的利益,MPEP802[2]同时规定:

1、如果申请人对于一件申请中其他发明进行分案申请,则有权享有原申请提交日期的权益;且只要在原申请授权前提交分案申请,在审查过程中或后续司法程序中均不得以原申请作为对比文件来对抗这些分案申请;

2、如果出现审查员没有将某件申请只限于一项发明的情况,这并不能成为某件申请后续被无效的理由。

 

实践中限制要求一般分为两种:

1、发明限制(Invention Restriction);

2、种类限制(Species Restriction)。


发明限制:

如果一件美国申请包括但不限于以下两个权利要求:

权利要求1:特征X+B

权利要求2:特征Y+C

审查员会认为这两组权利要求涉及独立且截然不同的发明,此时就会对这两组权利要求发出限制要求,这就是“发明限制”。


特别值得注意的是,这种情况与中国申请人所熟知的“缺乏单一性”是不同的。在中国专利审查实践中,产品及其生产工艺只要具有相应的“特定技术特征”,一般只要产品权利要求具有可专利性,则制备该产品的生产工艺权利要求即认为“具有单一性”且也具有可专利性,而不会认为是不同的发明;但在美国专利审查中,如果出现下述情况,便可以将两者认为是独立且截然不同发明[3]

1)要求保护的工艺可用于制造实质上不同的另一个产品;或

2)可通过实质上不同的工艺来制造要求保护的产品。


类似还规定了工艺及装置(Process and Apparatus)、装置及所制造的产品(Apparatus and Product Made)、产品及其使用方法(Product and Process of Using)等等[4],这些都可能会被审查员看作截然不同的发明,从而要求申请人进行“发明限制”。

 

种类限制:

如果美国本土申请包括但不限于以下三个权利要求:

权利要求1:特征A

权利要求2:特征A+B

权利要求3:特征A+C

此时,权利要求1就是通用权利要求(generic claim,或“genus”),也就是权利要求23的上位概念,权利要求23就是通用权利要求1的两个分支,即可专利方面截然不同(patentably distinct)的种类(species[5]。简单来说,可能涉及的是同一个发明的两个实施例。这时,审查员就会要求申请人进行“种类选择”。这里的逻辑在于:

1)如果通用权利要求(即权利要求1)不具备可专利性,那么两个种类(权利要求23)之间就是两个独立的发明;如果申请人选择了权利要求2,这是通用权利要求的下位概念,没有增加审查员的检索负担。

2)如果通用权利要求(即权利要求1)具备可专利性,那么两个种类(权利要求23)都是通用权利要求的下位概念,也都具备可专利性;申请人此时可要求将当时没有选择的种类“重新加入”(rejoinder),审查员直接就可授权,这也不会增加审查员的检索负担。

 

简单总结一下,发明限制针对的是不同的发明,种类限制针对的是同一个发明的不同实施例。不管是发明限制还是种类限制,面对审查员发出的限制要求,不管同不同意,申请人必须在答复时做出选择(election),但是可以附有争辩意见(with traverse)。


上述对于美国专利审查中的单一性和限制要求进行了简单说明,审查实践中的情况更为复杂,如需进一步讨论交流或寻求帮助,欢迎联系上专所。

 


客户部:宋静娴、陈斌



[1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s802.html

[2] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s802.html

[3] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html

[4] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html

[5] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html


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美国专利申请的单一性和限制要求

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