英国在喧闹声中几经拖延的脱欧大业,终于在今年年初正式开始了。原先一件马德里国际注册只需指定欧盟,就自然地在英国享有商标权利。那么英国脱欧后,这个马德里国际注册在英国的商标权利又该何去何从呢?

 

  在距离《联合王国(英国)退出欧洲联盟(欧盟)协议》规定的脱欧过渡期截止日20201231日已经过去大半年的今天,让我们一起来看看在脱欧后对原来在欧盟申请或生效的马德里国际注册进行维持、续展和管理时,商标持有人有哪些值得注意的方面。

 

 

1.      在脱欧过渡期截止日前指定欧盟的马德里国际注册,如何继续维持其在英国的效力?

  指定欧盟的马德里国际注册商标的持有人,需先判断自己的商标是否在脱欧过渡期截止日202111日前已在欧盟知识产权局(下文称EUIPO)被审定。

 

(1)   截至202111日,在EUIPO未经审定的

  若马德里国际注册(已录入国际注册簿)此时在EUIPO处于未审定状态(即:未遭驳回也未核准保护),持有人需在202111日之后的9个月内(2021930日及之前)向UKIPO申请英国国家商标注册,其申请日可享受原马德里国际注册的注册日/指定欧盟日。

 

  对于申请日/指定日早于202111日的马德里国际注册申请或欧盟指定申请(尚未录入国际注册簿),如果录入马德里国际注册簿的日期在过渡期结束后的,同样适用该规定。此时,9个月期限自马德里国际注册或欧盟指定录入国际注册簿之日起算。

 

(2)   截至202111日,已被EUIPO核准保护的

  如果您的马德里国际注册在此之前已被EUIPO核准,那么您暂不需进行任何操作。过渡期结束后,英国为202111日之前在欧盟核准保护的每个马德里国际注册创建了一个完全等效的国家商标,并在英国注册簿中进行了登记。您可以通过UKIPO网站搜索马德里国际注册号获得这个等效国家商标的信息,如下图:

 

   在搜索结果中,可以看到UKIPO为该等效商标设置了一个“UK”为首的编号,且Filing date(申请日)即为原马德里国际注册的注册日/指定欧盟日。如果基于同一马德里国际注册多次指定欧盟并获得保护(例如,马德里国际申请中的指定和后期指定),则为每个指定分别创建一个等效英国商标。这些新创的等效英国商标独立于马德里国际注册,并受英国法律管辖。因此,持有人今后需要通过UKIPO进行管理。



2.      如果国际注册恰逢续展期,持有人如何申请续展?

  如果马德里国际注册恰逢续展期,持有人在不同时间节点支付续展费用,及于英国的效力也不相同。这同样要根据到期日是否在202111日之前,分两种情况进行讨论。

 

(1)   到期日在202111日之后

   根据英国法律和实践,对于在202111日后到期的指定欧盟的马德里国际注册,如希望延续其在英国的效力,必须直接通过UKIPO进行续展。

 

   需注意:由于马德里国际注册的续展允许申请人提前三个月支付续展费,对于到期日在20211月至3月的注册,申请人很可能在202111日前已经向WIPO支付了费用。但是,提前支付续展费,只能续展国际注册本身,自动创建的英国等效商标不会因此续展。

 

(2)   到期日在202111日之前

        对于在202111日之前到期的马德里国际注册,如希望对欧盟的续展自动在英国生效,需满足以下三个条件:(i202111日前,马德里国际注册在欧盟核准保护;(ii202111日前,马德里国际注册续展费已全额支付给WIPO;以及(iiiWIPO已在马德里国际登记簿中登记了续展。

 

   需注意:如果马德里国际注册续展延期了(例如在六个月宽限期内续展),或按时续展了但马德里国际登记簿中还没有记录的(例如续展申请时间临近到期日,WIPO202111日之前尚未处理的),这种情况下等效英国商标会显示为“到期”状态。马德里国际注册持有人必须通知UKIPO该商标已经续展,UKIPO会在收到通知后将商标更改为已续展状态。持有人可通过以下邮箱地址通知UKIPO商标已续展:WIPOrenewaltrademarks@ipo.gov.uk.

 

 

3.      申请人可否重新将英国商标权作为马德里国际注册的一部分,以便集中管理? 

   马德里国际注册指定欧盟的英国部分,在转换成英国国家注册之后,继续享受英国范围内的保护。马德里国际注册和它的等效英国商标分别由WIPOUKIPO进行管理,对于商标权利来说其实并未受损。但是,对于持有商标数量较大的权利人,不免仍然希望尽量减少注册商标件数,方便管理。

 

   为此,权利人可以在马德里国际注册创建了等效英国商标后,再对该马德里国际注册提出在英国的后期指定申请。根据《马德里议定书》第4条之二,可将马德里国际注册在英国的后期指定代替等效英国商标。权利人可请求UKIPO在英国注册簿上对该代替进行登记。不过,虽说这两个商标是替代关系,但对英国的后期指定,UKIPO还是会进行审查并进行异议公告。

 

   为解释说明情况,我们来看看以下例子:

  • 假如您有一件201921日指定欧盟的马德里国际注册,且于202111日之前,已在欧盟获得保护。

  • 202111日,UKIPO自动创建一件等效英国商标,生效于201921日(这里举例为国际注册指定欧盟的日期,有的商标还需考虑到优先权日期)。

  • 这之后的某一天,例如202121日,您在您现有的马德里国际注册中后期指定了英国。如果一切合规且被UKIPO核准保护,您将自202121日起获得该马德里国际注册在英国的保护。

  • 现在,您将拥有英国的双重保护——一是基于等效英国商标的保护,二是基于马德里国际注册后期指定的保护

  • 如果后期指定内容与UKIPO登记的等效商标相同,则等效商标可被马德里国际注册的英国后期指定代替,该后期指定将拥有在先的英国商标生效日期(即201921日)。接下来您可请求UKIPO对该代替进行登记,让等效英国商标自动失效即可。

 

   通过“马德里国际注册-等效商标-后期指定-完成代替”的这套步骤,商标权利人可将英国商标重新转换成马德里国际注册的形式,以便进行集中管理。

 

   总结一下,原指定欧盟的马德里国际注册商标持有人,有以下几方面值得注意的:

  • 您指定欧盟的马德里国际注册在202111日前处于未审定状态,请注意在2021930日及之前向UKIPO申请英国国家商标注册。

  • 您的马德里国际注册在202111日后到期的,要向UKIPO申请续展。如果仅续展马德里国际注册,漏了向UKIPO申请续展,您在英国的等效注册将归于失效。

  • 申请人可将马德里国际注册在英国的后期指定代替等效英国商标,以便集中管理。

 

   以上是英国脱欧之后针对不同状态的马德里国际商标的权利维护情况介绍。若您有其他关于马德里国际注册的疑问,欢迎联系我们咨询。

 

 

参考网站:https://www.wipo.int/madrid/en/

 


商标部:毛静韵


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