很多国内申请人的海外专利布局包括美国,也相应的获得了美国专利,但很多国内申请人/专利权人并不清楚或详细了解美国专利制度中的信息披露制度(IDS:信息披露声明,Information Disclosure Statement),申请人一旦忽视IDS义务,最严重的后果将会引发专利权无法行使。


为了帮助国内申请人科学地、成本有效地应对IDS义务,我们根据上专所处理过的美国申请案件,总结了美国IDS的提交主体、提交时机和相关注意事项供参阅。


1、美国IDS提交主体

美国37 CFR§ 1.56[1]规定IDS提交主体可以是与专利申请的提交与审查(prosecution)有关联的每一个人,其中包括:

(1) 专利申请中的每一个发明人;                      

(2) 准备或处理专利申请的每一个专利律师或代理人;

(3) 实质性参与专利申请的准备或审查(prosecution)以及与发明人、申请人、受让人或有义务受让专利申请的任何人有关联的所有人。


此外,除了专利律师、代理人、或发明人之外,向专利律师、代理人、或发明人披露信息的个人也具有提交IDS的义务。

 


2、美国IDS提交时机

 美国37 CFR§ 1.97[2]规定了IDS提交时机。 一般情况下,在如下4个时间点提交的IDS应被专利局所考虑:

(1)在美国专利申请的提交日起3个月内;

(2) PCT国际专利申请进入美国国家阶段之日起3个月内;

(3)在就实质性问题发出第一次审查意见之前;或

(4)提交继续审查请求(RCE)后发出第一次审查意见前。


此外,在以下两种特殊时间段要提交IDS,需要附加声明和/或官费,专利局也应考虑:

1)虽然不是上述4个时间点,但是在最终驳回通知(Final Action) 、授权通知书(Notice of Allowance)下发之前或任何能导致专利审查程序关闭的行为发生前,申请人提交声明费用来提交IDS

2)在1)所述时间点后但在支付授权费之前,申请人提交声明费用来提交IDS

 


3、声明、官费与IDS提交时机之间的关系

美国专利商标局官网上列出了:提交IDS的官费为260/130/65美元(费用代码1806/2806/3806,分别针对大实体、小实体和微实体申请人),以下简称“官费1”;第一次继续审查请求(RCE)的官费为1360/680/340美元(费用代码1801/2801/3801,分别针对大实体、小实体和微实体申请人),第二次及以后继续审查请求(RCE)的官费为2000/1000/500美元(费用代码1820/2820/3820,分别针对大实体、小实体和微实体申请人),以下简称“官费2”。


前面提及两种特殊时间段提交IDS可能需要附加声明,美国37 CFR§ 1.97[3]规定了声明的具体内容,一般分为以下两种:

1)本次IDS中所包含的每一条信息是在提交本次IDS3个月内在同族国外专利申请过程中被相关专利局首次引用的;

2)本次IDS中所包含的信息均未在外国专利局的同族国外专利申请过程中被引用,且在提交本次IDS3个月之前,与本申请相关的任何人(在前面第1部分“提交主体”中提及的人)都不知道。


以下从美国专利申请的时间线来列出提交IDS的时间段与官费1、官费2之间的关系:

序号

提交时间段

官费

声明

1

专利申请的提交日(或PCT进入国家阶段)起3个月内

2

就实质性问题发出第一次审查意见前

3

在最终驳回通知(Final Action) 、授权通知书下发之前或任何能导致专利审查程序关闭的行为发生前

官费1或声明

4A

支付授权费前

官费1

4B

提交继续审查请求(RCE)后发出第一次审查意见前

官费2



顺利情况下,时间线为1-2-3-4A;如果出现RCE,则时间线可能就是1-2-3-4B-3-4A这样的流程: 


 在上述表格中,比较特殊的一个部分是34的区别:在3这个时间段此时是可以通过官费1与声明两者择一来获得提交IDS的机会,也就是要么声明申请人符合一些特殊情况要么直接缴纳官费1;而到了4A这个时间段,哪怕声明申请人符合一些特殊情况也需要缴纳官费1才能获得提交IDS的机会。

 

美国申请过程中提交IDS的义务是非常关键的,如果没有履行提交IDS这一义务虽然不会导致该专利无效,但在MPEP §2016[4]中明文指出会导致该专利不可行使(unenforceable);更值得注意的是,通过IDS提交的材料会在审查过程中被考虑,而这一点对于美国专利很重要。如果大家在美国申请案中实际碰到IDS的问题,欢迎咨询上专所或委托我们来处理。



客户部:宋静娴、陈斌




[1] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.56

[2] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.97

[3] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/1.97

[4] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2016.html


人工智能专利的申请与维权

美国专利申请中的IDS

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