世界知识产权领域目前主要有三大国际合作体系:

1、PCT体系,即国际专利体系,基于《专利合作条约》(仅适用于发明和/或实用新型专利),截至2019年10月2日,PCT体系拥有153个缔约方;

2、海牙体系,即国际外观设计体系,基于《工业品外观设计国际注册海牙协定》(适用于工业品外观设计),截至2021年4月19日,海牙体系拥有74个缔约方、涵盖91个国家;

3、马德里体系,即国际商标体系,基于《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里议定》以及(适用于商标),截至2021年6月1日,马德里体系拥有124个缔约方。

(上述数据来自2021年7月15日WIPO网站)

 

这三大知识产权体系为专利、外观设计、和商标提供了国际申请的途径,中国于1994年1月1日成为PCT成员国、于1989年10月4日和1995年12月1日分别成为马德里协定和马德里议定的成员国,但目前尚未加入海牙协定。

这三大知识产权体系在权利的获得、转让等方面均各不相同。本文初步列出国际专利体系和国际外观设计体系中涉及权利转让的基本操作,以便申请人对此有初步的概念。

 

1PCT体系中的权利转让

PCT体系中的权利转让涉及两个阶段:国际阶段和国家阶段。

国际阶段:PCT申请的最早优先权日起30个月前,属于国际阶段,此时的申请权转让请求需要向国际局提出(实践操作中可以是电子邮件的形式,没有特定的表格需要提交;也暂不收取官费)并由国际局核发通知书:306表(PCT/IB/306  Notification of the Recording of a Change)。后续案件进入国家阶段时,不同国家/地区根据不同规定可能要求申请人出具相应证明文件。此时,权利转让不能区分对于不同国家的不同要求,比如要求本PCT申请进入美国的权利转让给A、进入日本的权利转让给B,这样的要求是不被允许的,只能进行全部权利的转让。

国家阶段:PCT申请的最早优先权日起30个月之后,申请权/专利权的转让就需要直接向各个国家专利局提出。虽然是一项PCT申请,但此时已经进入国家阶段,对于该PCT申请在各国家阶段的权利转让要分别办理,相应也比较灵活,比如向美国专利局提交文件请求将美国的权利转让给A,向日本专利局提交文件请求将日本的权利转让给B,权利转让的文件要求和费用要求完全按照一项美国专利和一项日本专利的转让来审核和予以相应处理。

因此,在涉及PCT申请转让时,转让方和受让方需要特别注意该PCT申请所处的时间阶段和是否已经进入相应国家,如果已经进入相应国家要明确此时转让的是部分所进入国家/地区的权利还是全部所进入国家/地区的权利。

 

2、海牙体系中的权利转让

中国还不是海牙协定的成员国,但是越来越多的中国企业已经在利用海牙体系进行外观设计的申请和布局。从中国最新的专利法来看,也在为加入海牙协定积极努力(比如,外观设计的保护期限延长至15年)。

在目前的情况下,如果中国企业想要利用海牙体系,比如作为国际外观设计的申请人或受让方,首先必须在海牙协定的当前缔约国境内有住所或设有真实有效工商营业所。

国际外观设计的权利转让需要向国际局提交DM/2表格(不需要分别向每一个指定国提交转让请求),每项国际注册转让的官费为144瑞士法郎。国际外观设计的权利转让比较多样:原权利人可以将在全部或部分指定国的权利转让给一个或多个新的权利人、还可以将该国际外观设计在一个或多个指定国内的全部或部分设计转让给一个或多个新的权利人。

下文以WIPO数据库记录的一个国际外观专利DM/088816的转让实例来说明:DM/0888167个设计且指定国为新加坡、土耳其、美国。

记录显示:

201647日,原权利人Unilever N.V.将其在指定国美国的全部外观设计权利转让给了新的权利人CONOPCO, INC.;由于发生了部分转让,该国际外观专利DM/088816在美国的专利号变为DM/088 816A

 

201648日,原权利人Unilever N.V.将其在指定国新加坡的外观设计权利中的一部分(如下图所示,仅转让No. 1设计的权利)转让给了新的权利人UNILEVER PLC;由于发生了部分转让,该国际外观专利DM/088816在新加坡的专利号变为DM/088 816B

国际外观专利DM/088816的上述转让还在国际外观设计公报No. 18/2016上予以刊载。

 

以上是国际外观设计权利转让的一个典型案例。此外,在实践操作中,国际外观设计的权利转让还需要注意如下三点:

1)由于国际局一般是未经过相关指定国同意的情况下统一对于转让进行登记,因此相关指定国可以声明国际注册簿中登记的所有权变更对该指定国无效。声明应于所述所有权变更公布之日起六个月内,或于根据 1999 年文本第 12 条第(2)款或 1960 年文本第 8 条第(1)款可适用的驳回期限内,发送给国际局,该两个期限中以后到期者为准;

2)有些国家可能对于部分转让有所限制,比如规定不可对于一件外观设计中的部分设计进行转让(在规定“相似设计”或“相关设计”体系的缔约国中,这样的设计被要求整体转让);

3)特别地,对于OAPI、丹麦、韩国、俄罗斯、美国这些国家/地区,国际局批准的转让并不直接在这些国家/地区范围内生效,申请人还需要将转让文件直接递交给上述各国/各地区专利局审核。这点仍以国际外观专利DM/088816为例进行说明:

 

201647日,国际局记录原权利人Unilever N.V.将其在指定国美国的全部外观设计权利转让给了新的权利人CONOPCO, INC.;但根据USPTO网站记录,美国局在2017223日才收到UNILEVER NV将权利转让给CONOPCO, INC.的相关文件,并于当日作出了相关转让登记核准决定。

 

最后,前文提及的马德里体系中的国际商标转让与海牙体系的国际外观设计转让比较类似,如果申请人有兴趣,可以进一步联系上专进行交流讨论。

 

此外,特别感谢WIPO中国办事处顾问吕国良老师给予的指导和帮助。


客户部:宋静娴


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