有一定专利基础的人基本都有一个概念,即在撰写权利要求时需要尽量从正面去描述,这种概念导致我们倾向于在看到权利要求中出现否定式表达时容易觉得权利要求不清楚,但实际上否定式表述通常只是导致权利要求得不到说明书的支持,而非不清楚问题,因此,在审查中,若审查员指出权利要求中的否定式表达不清楚,我们需要判断否定式表达是否真的不清楚,另外,在撰写时,若不适合从正面去描述,且否定式表达覆盖的范围不大,或者存在足够的实施方式来支撑,则应考虑用否定式表达进行描述。

在2019年代理的一件实用新型专利申请中,审查员指出某权项中使用的“不包括密封圈”这一表述不清楚,虽然上述申请的答复因申请人直接删除了相关权项而没有进行争辩,但结论真的如审查员所指出的那样“不包括密封圈”这一表述是不清楚的吗? 

在上述案子中,之所以审查员会指出不清楚,个人认为与其中的否定式表达有相当大的关系,也就是说,有一定专利基础的人基本都有一个概念,即在撰写权利要求时需要尽量采用肯定式表达(即从正面进行描述),而不要采用否定式表达,这种概念导致我们倾向于在看到权利要求中出现否定式表达时觉得这种表达会造成权利要求不清楚。 

不过,我们需要明确的是,之所以尽量不要使用否定式表达,主要原因并非在于否定式表达会造成权利要求不清楚,而是在于否定式表达可能造成覆盖的范围过大而导致权利要求得不到说明书的支持(即本领域技术人员不能确定否定式表达覆盖的方案均能起到相应的效果)。 

举例来说,对于某部件呈“非长方形形状”这一表述1),其本身是清楚的(在给出一个形状的时候,不会出现无法判断该形状是否非长方形形状的情况),但因为“非矩形形状”覆盖的形状实在太多,可以是圆形、椭圆形,也可以是三角形、五边形,还可以是其它不规则形状,因而容易出现本领域技术人员无法预见所有这些形状均能起到相应的技术效果的情况。 

又如,对于两表面“不接触”这一表述2),其本身是清楚的(在给出两个表面的时候,不会出现无法判断两者是否不接触的情况),但“不接触”的方式有多种,可能是相互平行,也可能相互垂直分离,还可以是其它位置关系,因而可能出现本领域技术人员无法预见所有这些位置关系均能起到相应的技术效果的情况。

再如,对于某组合物“不包含A元素” 这一表述3),其本身也是清楚的(在给出特定组合物的时候,不会出现无法判断其是否不包含A元素的情况)。 

就本质上而言,权利要求能否得到说明书的支持与采用否定式表达还是采用肯定式表达没有必然联系,也就是说,如果采用否定式表达会导致权利要求得不到说明书的支持,那么切换成对应的肯定式表达也依然会存在权利要求得不到说明书的支持的问题(例如,如果两表面“不接触”这一表述得不到说明书的支持,那么即使改成两表面“分离”这有肯定式表述,也会得不到说明书的支持),不过在实际中,在不少情况下否定式表达覆盖的范围较大,容易出现很难预料的情况,从而导致权利要求得不到说明书的支持,有鉴于此,就撰写而言,需要尽可能从正面去表达。

当然,需要说明的是,有时含有否定式表述的内容确实会不清楚,但在这种情况下造成不清楚的原因往往不在于否定式上,而是在其它方面,例如,如果将一开始提到的“不包括密封圈”这一表述中的“密封圈”替换成自定义的部件,则很可能会因普通技术人员无法明确该部件具体是怎么样的部件而导致整个表述不清楚的问题。

综上所述,否定式表述通常只是引起权利要求得不到说明书的支持的问题,而非不清楚问题。因此,一方面,在审查员指出否定式表述不清楚时,我们有必要确定否定式表达是否真的是不清楚,抑或只是否定式表达可能会引起权利要求得不到说明书支持的问题,若我们判断为否定式表达只是可能引起权利要求得不到说明书支持,则我们可从申请文件公开的实施方式是否足够来判断是直接进行争辩还是进行修改;另一方面,在撰写时,如果不适合从正面去描述,且否定式表达覆盖的范围不大(例如非平行的两条直线、非工作状态、非通电状态等等),或者存在足够的实施方式来支撑,则应考虑用否定式表达进行描述。



对于专利无效程序中的“修改”的一些思考

小议权利要求中的否定式表达

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