在专利申请中,基于各种原因,申请人或者专利权人可能需要对专利文件进行各种修改。专利法对于修改的时间和修改的方式具有非常严格的规定。其中,对于专利权被提无效时的修改具有最为严格的限定。原因在于,此时的专利已经得到授权并获得保护,其保护范围已经对公众的实施产生了影响。如果允许专利权人任意修改专利文件,则无法做到专利的公开与保护之间的平衡。从专利的本质而言,专利是一种公开换保护的行为。授权后对专利文件的修改是专利权人行使处分权的行为,这种行为不仅影响其独占权利的大小和行使权利的有效性,同时还直接影响到社会公众利用技术的自由度。因此,在考虑无效期间专利权人修改专利文件的程度时,单纯从专利权人的角度出发是不够的。虽然不能完全禁止修改专利文件,但是修改的自由度也应有一定的限制。


2017版的《专利审查指南》(以下简称2017版《审查指南》)第四部分第三章第4.6.2节规定了修改权利要求书的具体方式一般限于:1)权利要求的删除,2)技术方案的删除,3)权利要求的进一步限定,和4)明显错误的修正。

其中:

3)“权利要求的进一步限定”是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。


笔者在此主要想对“权利要求的进一步限定”这种修改方式(3)进行讨论。

具体来说,2017版《审查指南》允许如下修改方式:例如,如果存在独立权利要求a,从属权利要求a1,a2,独立权利要求b,从属权利要求b1,b2,那么允许的修改方式包括a+a1,甚至a+b,a+b1也是允许的,只要这种修改缩小了保护范围,并且这种修改符合专利法第33条的规定,没有产生修改超范围的问题即可。

除此之外,如果存在独立权利要求a,从属权利要求a1,该从属权利要求a1包括技术特征a11+a12+a13,那么2017版《审查指南》还允许a+a11这种修改方式(换言之,不需要将从属权利要求a1的全部技术特征a11+a12+a13全都加入到独立权利要求1中)。 


笔者注意到近期的一个无效诉讼,其中就涉及到上文提出的a+a11这种修改方式。仔细查阅了相关资料之后,笔者认为,2017版《审查指南》所允许的修改方式(3)的合理性至少在一定程度上是值得商榷的。


具体来说,被提请无效的专利的独立权利要求1如下所示:

1. 一种组合物,其包含:

至少一种组分a;及

至少一个组分b。

 

该独立权利要求还包括从属权利要求13,其具体如下所示:

13. 根据权利要求1的组合物,它还包括至少一种c功能的组分c,该组分c包括x侧接基团,该侧接基团具有y作用。

 

在无效审理过程中,专利权人对权利要求1进行了修改。新的权利要求1如下所示:

1. 一种组合物,其包含:

至少一种组分a;

至少一个组分b;及

具有c功能的组分c。

 

可以看出,新的权利要求1仅结合了原从属权利要求13的一部分附加技术特征,即,仅仅限定了还包括具有c功能的组分c。但是对于具有c功能的组分c,新的权利要求1并没有限定其包括x侧接基团,该侧接基团具有y作用。

通过查阅无效决定通知书,发现虽然在口审中复审委认可了这种修改方式,但是笔者认为,这种修改方式至少在平衡专利权人权利和公众利益方面存在一定不合理之处。

 

笔者认为,其中的一个关键点在于,对于修改方式(3)中的“缩小保护范围”该如何进行判定?

首先,如果基于原权利要求1考虑,修改后新的权利要求1确实是缩小了保护范围。但是,如果基于原权利要求13考虑,则修改后新的权利要求1其实扩大了保护范围。

之所以在此涉及不同基础进行对比,主要基于如下考虑。对于公众来说,如果其已知现有技术中已经公开了组分a+组分b的技术方案,即可以认定原权利要求1不具备新颖性和创造性。在此前提条件下,由于原授权的权利要求书中并没有要求保护组分a+组分b+具有c功能的组分c的技术方案,所以公众可以自由地实施组分a+组分b+具有c功能的组分c的技术方案,只要具有c功能的组分c不落入原权利要求13限定的包括x侧接基团,该侧接基团具有y作用的范围即可。

但是如果允许了涉案专利的这种修改方式,那么如果公众实施上文所述的组分a+组分b+具有c功能的组分c的技术方案(即使组分c不包括x侧接基团和/或该侧接基团不具有y作用),则仍然会落入修改后新的权利要求1的保护范围,导致侵犯了专利权。而修改后新的权利要求1的技术方案在授权文本中是不存在的。

换言之,允许这种修改方式会导致这样一种情况,即基于授权文本,公众无法确定专利权的保护范围的边界。专利权人可以利用这种修改方式,利用权利要求的各种组合,扩大其保护范围。

 

因此,笔者认为,这种修改方式事实上在一定程度上扩大了专利权人的权利。笔者认为,导致这一问题的原因可能在于,尽管2017版《审查指南》用“以缩小保护范围”这种方式进行了兜底限定,但是,2017版《审查指南》并没有明确指出缩小的保护范围对应的是被修改的原权利要求的保护范围还是整个权利要求书的保护范围。而正是这种不确定性使得专利权人可以通过看似缩小保护范围的修改方式达到实际上扩大保护范围的目的。2017版《审查指南》所允许的修改方式3虽然在初衷上来说是为了避免2010版《审查指南》导致专利权人在无效程序中的修改方式过于有限的问题,但是似乎又引入了一些其他问题,从而过分扩大了专利权人的权利。


蹭热点的风险

对于专利无效程序中的“修改”的一些思考

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