《专利审查指南》(以下简称《审查指南》)第一部分第二章第8节指出,对明显错误的更正,不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。在实质审查过程中,申请人不仅需要对审查员指出的明显错误进行修改,而且基于程序节约原则,对明显错误的主动修改通常不会以不符合专利法实施细则第51条第3款的规定为由而不被允许(《审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节)。在复审程序中,主动修改明显文字错误通常不被认为不符合专利法实施细则第61条第1款的规定(《审查指南》第四部分第二章第4.2节)。在无效程序中,现行修改方式包括明显错误的修正(《审查指南》第四部分第二章第4.6.2节)。如果申请人在专利法实施细则第51条第1款和第2款规定的时机对专利申请文件作出主动修改,当然也可以改正文件中的明显错误。可见,在所有的修改机会中,修改明显错误都是被允许的。

要以更正明显错误为由使对申请文件中错误的修改被接受,首先要明确如何认定明显错误和如何修改明显错误。对此,《审查指南》第一部分第二章第8节指出:“所谓明显错误,是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来,没有作其他解释或者修改的可能”;《审查指南》第二部分第八章第5.2.2.2节针对说明书及其摘要的修改规定:允许“修改由所述技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所述技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案”。

上述引文都是从“明显”和“错误”两个方面来解释“明显错误”。“明显”是就判断错误的难易程度而言的(可以“清楚地判断出来”、“能够识别出”),而“错误”本身则很难下一个抽象的定义,其中第一段引文将“错误”解释为“不正确的内容”,这属于循环定义,等于什么都没有解释;第二段引文采用举例的方式解释“错误”,其缺陷是无法穷举。对于明显错误的修改,《审查指南》强调了修改方式的唯一性。

对于上述规定,可以提出以下两点疑问:

1. 错误明显与否有那么重要吗?不管是专利申请人、专利代理师还是审查员发现的错误,不管是一审就看出的错误还是授权前才发现的错误,也不管是一眼就看出的错误还是仔细研读申请文件后发现的错误,只要满足专利法第33条规定的条件就可予以修改。所以,错误本身是否明显并不影响对错误的处理,强调错误本身要明显没有实际意义。

2. 有些错误可以清楚地判断出来或能够识别出来,因而根据《审查指南》的判断标准属于明显错误,但根据原说明书和权利要求书的文字记载有多种修改方式,那么根据明显错误的修改方式的唯一性要求,这样的错误岂不是不允许修改?如果以此为由不允许修改,那当然不合理。

为解决上述疑惑,我们先回到《审查指南》第一部分第二章第8节对明显错误的定义:“所谓明显错误,是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来,没有作其他解释或者修改的可能”。该定义存在以下问题:为什么要从原说明书、权利要求书的上下文判断不正确的内容(即错误)?根据公知常识或逻辑判断就不行吗?所谓“其他”解释或者修改是相对于什么解释或修改而言的?

假如换一种表述方式,可能就容易理解症结所在:“所谓明显错误,是指正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来;除了解释为该正确的内容外,该错误没有作其他解释的可能;除了修改为该正确的内容外,该错误没有作其他修改的可能”。也就是说,从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的不是不正确的内容(即错误),而是作为该错误对立面的正确内容,该正确内容是对错误内容的唯一解释,也是对该错误的唯一修改方式。因此,“明显错误”中的“明显”不应理解为错误本身是明显的,而应理解为与其对应的正确内容是明显的。

为什么明显错误只能有唯一的修改方式?这要结合专利法第33条理解。根据专利法第33条的规定,对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。《审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节明确:“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

对照《审查指南》对修改明显错误的规定和《审查指南》对原说明书和权利要求书记载范围的界定可以看出,对明显错误作出修改,修改后的正确内容不是原说明书和权利要求书文字记载的内容(否则就不需要判断有没有作其他解释或者修改的可能、是否唯一的正确答案),而是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容,即推定的内容。也就是说,专利申请文件或专利文件中的错误可以分为三类:第一类是修改后的内容在原说明书和权利要求书中有文字记载;第二类是修改后的内容虽然在原说明书和权利要求书中没有文字记载,但能够根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定;第三类既不能在原说明书和权利要求书的文字记载中找到正确的内容,又不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定正确的内容,因而不可修改。明显错误就是上述第二类错误。正因为这类错误修改后的内容在原说明书和权利要求书中没有文字记载,假如也不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定,即唯一地确定,在此情况下允许申请人修改的话,就失去了任何约束条件,申请人可以随心所欲地修改。这当然是不允许的。“明显错误”就是针对这类可以修改的特殊类型的错误而提出的概念。

因此,“明显错误”的定义可进一步修改为:“所谓明显错误,是指这样一种错误,其相应的正确内容没有记载在原说明书和权利要求书的文字描述中,但根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定”。

像这样从错误的对立面(即正确内容)来定义明显错误,既避免了循环定义的逻辑错误,又避开了列举式定义无法穷举的缺陷。该定义包含了《审查指南》对于“明显错误”的所有限定:(1)“直接地确定”体现了可以“清楚地判断出来”、“能够识别出”(不过,判断和识别的对象是正确的内容,而不是错误本身),也体现了“明显”一词的含义;(2)“毫无疑义地确定”体现了修改的唯一性(假如可以作多种解释或存在多种修改方式,那就已经存在疑义了)。同时,该定义与《审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节对原说明书和权利要求书记载范围的解释保持了一致。

最后回到前文提到的两点疑问。“明显错误”中的“明显”是指正确的内容是明显的,即根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地确定,而与错误本身是否明显无关。如果根据原说明书和权利要求书文字记载的内容存在多种修改方式,那么这样的错误属于上文提到的第一类错误,不属于本文重新定义的明显错误,当然不受唯一修改方式的限制。


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