最近,最高人民法院就本田技研工业株式会社(Honda Motor Co., LTD.)与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司(下称恒胜鑫泰公司)、重庆恒胜集团有限公司涉“HONDA”英文及图形系列商标再审案作出最终判决,撤销了云南省高级人民法院的二审判决,维持了云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院此前作出的一审判决,即判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团立即停止侵犯本田株式会社涉案商标专用权的行为,并赔偿本田株式会社经济损失30万元。这是在最高人民法院在PRETUL再审案中判决认定涉外贴牌加工不构成商标侵权,和撤销江苏省高级人民法院在东风案二审判决商标侵权后的最新判决,使得业界对于涉外贴牌加工商标侵权案件又加以重新审视。

(编者注:2016年6月30日,昆明海关向本田株式会社发出通知,告知本田株式会社昆明海关下属的瑞丽海关查获申报出口的一批摩托车,商标标识为“HONDAKIT”,数量为220辆,昆明海关认为该批货物可能涉嫌侵犯本田株式会社在海关总署备案的知识产权。本田株式会社向昆明海关提出采取知识产权海关保护措施的申请。之后,瑞丽海关扣留上述货物,经查该批货物系由缅甸美华公司授权委托恒胜集团公司加工生产。2016年9月13日,本田株式会社向一审法院提起诉讼。)

(3件涉案商标)

 

本案中最高院认为“在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的‘商标的使用’”;还认为:“相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于‘贴牌商品’也存在接触和混淆的可能性”。上述思路考虑了电子商务和互联网的现实情况,对于被诉侵权商品出口至国外再回流国内市场存在混淆可能性,给予了认定;这不由得使我们想起在我所代理的由上海知识产权法院审理的PEAK贴牌加工商标侵权二审案件中,上海知识产权法院的审理思路与之比较接近。

本案中最高院还特别说明“人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件,应当充分考量国内和国际经济发展大局,对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析,准确适用法律,正确反映‘司法主导、严格保护、分类施策、比例协调’的知识产权司法政策导向”,并强调“归根结底,通过司法解决纠纷,在法律适用上,要维护法律制度的统一性,不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形”。

最高院的阐述说明了对于涉外定牌加工案件应予以个案化处理,强调了比较严格的司法政策,与经济发展的特定阶段相契合,符合目前商标法新修改,严厉打击知识产权侵权,强化惩罚性赔偿的新形势,对于今后一段时间内处理涉外定牌加工商标侵权案件有指导意义。


(上专所法律部陈申军律师供稿)


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