最高人民法院于2018年底就门富士有限公司(以下简称门富士公司)关于“USAPRO”商标的再审案做出行政裁定,驳回了门富士有限公司的再审申请,认为商标权人优赛普罗知识产权有限公司(以下简称优赛普罗公司)委托他人贴牌加工的行为构成商标使用行为。

此前,优赛普罗公司委托上海台宏公司在中国境内生产带有诉争商标的商品并出口。门富士公司对“USAPRO”商标提出撤销三年不使用申请,但未获支持。因此,门富士公司向最高院申请再审请求。

最高院认为,该商标的使用主体是优赛普罗公司;在被诉期间优赛普罗公司真实、有效地在核定使用商品上使用了诉争商标,不属于2001年商标法第四十四条中“连续三年停止使用的”这一情形。


  SPTL注释


对于上述裁定,上专商标部吴畏经理认为, 本案涉及“贴牌加工”行为是否构成《商标法》意义上的使用以及使用主体的认定问题。

关于第一个问题,《商标法》对贴牌加工是否构成商标使用没有明确规定,之前也存在诸多争论,在不同程序中的认定也大相径庭。结合三级法院对本案的判决裁定以及近年来的一些司法实践,贴牌加工在大多数的撤三案件中都被认定构成《商标法》意义上的使用。《商标法》第四十八条规定了商标使用的定义,在其他条款中有几十处提到了使用。在具体认定使用时,需要结合各个条款本身进行判断。《商标法》第四十九条规定的三年不使用撤销制度,其立法宗旨是为了鼓励商标的使用,促使商标真正发挥识别商品服务来源的作用。在贴牌加工过程中,商标权利人在积极使用商标,并没有浪费商标资源。虽然商品还没有进入流通领域,但商标标识商品来源的作用在进出口过程中也能够得到一定程度的体现。因此,在撤三程序中认定贴牌加工行为构成《商标法》意义上的使用,与撤三制度的立法本意是相符的。

至于第二个问题,最高院的裁定对使用人提供了原则性的认定标准:“商标是识别商品或者服务来源的标识,虽然商标法实施条例和商标法均未明确指出使用的主体,但该主体应当是指该商品或者服务来源的指向对象。”在贴牌加工中,若承揽方只是受委托从事生产行为,其名称并不出现在产品上,商标注册人仍是承担与商标权有关权利义务的主体,消费者仍然将商标注册人作为提供商品的来源。在此情况下,使用商标的真正主体仍是商标注册人,承揽方并不是商标的使用人。

贴牌加工在撤三程序中被认定为构成《商标法》意义上的使用,这已越来越普遍的在司法实践中被接受。期待将其作为成文的规定加入相关司法解释。我们注意到,在北京高院的《商标授权确权案件审理指南》征求意见稿中,对贴牌加工或纯出口行为,在撤三程序中给予了比较明确的认定:“诉争商标权利人在诉争商标获准注册后,切实将商标投入实际生产经营,积极激活注册商标,并不存在搁置和浪费商标资源的,可以认定构成商标法第四十九条第二款规定的‘使用’。”

但是,贴牌加工在商标侵权程序中是否被认定为使用仍存在较大的分歧。正如上述征求意见稿中提出的问题,该类商业模式如何平衡商标行政与民事之间的认知分歧?期待更多的案例能够使这一分歧在实践中得到解答。


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最高院认为贴牌加工行为构成商标使用

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