对比文件和在审发明一起构成评价发明的新颖性和创造性的起点和基础。很多时候,由于对比文件所记载的技术本身比较复杂或者对比文件在文字表达上有模糊性,审查员对于对比文件的理解未必准确、全面,这对发明的新颖性和创造性的评价结论具有较大影响。为此,代理人需要完整地把握对比文件所公开的内容,深入挖掘对比文件中的信息,尽可能为专利申请争取比较好的前景。另外,审查员有时候附加引用公知常识性证据,如教科书、技术词典、技术手册。这些公知常识性证据不仅为审查员所用,也有可能为我所用。本文将对比文件和公知常识性证据统称为参考文件。笔者将结合具体实例,粗浅地归纳几种挖掘参考文件信息的情形,以期起到抛砖引玉的作用。为了简洁起见,有些示例中的技术方案经过了简化。


1. 准确把握用于对比的技术方案

新颖性的评价适用单独对比的原则。“单独对比”不能简单地理解为引用一篇对比文件进行对比,而是要与一篇对比文件中记载的一个独立的、完整的技术方案对比。审查指南明确规定评价新颖性时不能将在审发明与一篇对比文件中的多个技术方案的组合进行对比。同样,在评价创造性时,被视为最接近的现有技术的技术方案也应当是一篇对比文件中记载的一个独立的、完整的技术方案,而不能已经是一篇对比文件中的多个技术方案的组合;否则,评价创造性的“组合对比”原则将失去意义。

1:一种玻璃制品,其包含:间隔厚度t的第一表面和第二表面;连接该第一表面和第二表面的边缘;以及位于边缘处的多个缺陷,这些缺陷从该玻璃制品的第一表面或第二表面延伸通过该玻璃制品的一部分厚度t,其中所述多个缺陷中的单独缺陷非正交于该第一表面或第二表面。

对比文件1公开了一种基于硅晶片的半导体芯片,其包含:间隔厚度t的第一表面和第二表面;连接该第一表面和第二表面的边缘;以及位于边缘处的多条华纳线,这些华纳线都非正交于该第一表面和第二表面,每条华纳线都在半导体芯片的一部分厚度上延伸,但起点不在第一表面和第二表面。对比文件1另外公开了材料可以是玻璃。审查员认为华纳线相当于瑕疵,因而区别技术特征被认定为仅在于缺陷的起点位置不同。

经全面研究对比文件,代理人发现,当材料为玻璃时,对比文件1公开的是另一个平行技术方案,其中并不涉及华纳线。审查员将同一篇对比文件中两个平行技术方案的技术特征抽出来组合成最接近的现有技术,这样做是不妥当的。若将半导体芯片的技术方案作为最接近的现有技术,则玻璃应构成区别技术特征之一。如果将玻璃特征与该最接近的现有技术组合,就不存在华纳线。因此,对比文件1中这两个技术方案的组合不破坏在审发明的创造性。

 

2. 正确理解技术教导

在评价创造性时,对于技术启示的判断具有很强的主观性。若区别技术特征被最接近的现有技术所在的对比文件或者另一篇对比文件公开,则结合相关内容准确理解该区别技术特征在相应对比文件中的作用显得尤为重要。若对比文件公开了与区别技术特征相近的技术特征,审查员往往要通过引用另一篇对比文件或者通过说理来在该区别技术特征与该相近的技术特征之间架设桥梁,这时候要结合相关技术教导判断该桥梁能否架设起来。

2一种可生物降解的聚合物组合物,包含一种或多种可生物降解的聚合物一种或多种生物聚合物一种或多种核-壳抗冲击改性剂,其特征在于所述抗冲击改性剂具有的数均粒度为280-330 nm,并且所述组合物具有小于15%的雾度。

该技术方案与对比文件1中记载的最接近的现有技术的区别技术特征在于:(1所述抗冲击改性剂具有的数均粒度为280-330 nm;(2)所述组合物具有小于15%的雾度。基于上述区别技术特征,该技术方案相对于对比文件1实际解决的技术问题是降低组合物的雾度,同时保持良好的抗冲击性能。

对比文件2公开了“在树脂中分布的核-壳改性剂的粒径对获得优良冲击强度和低雾度有重要的作用”,审查员据此认为本领域技术人员有动机调整核-壳抗冲击改性剂的粒径以期获得更优良的抗冲击性能和低雾度,从而认为上述技术方案不具备创造性。

通过研究对比文件2整体公开的内容可以发现,对于核-壳改性剂的粒径,对比文件2并不是仅仅停留于教导它对获得优良冲击强度和低雾度有重要的作用,而是作出了具体限定,即所有颗粒和聚集体的数均粒度不大于210纳米。也就是说,对于区别技术特征(1),对比文件2实际上给出了相反的教导。事实上,对比文件2的目的也是同时获得优良的冲击强度和低雾度,但其技术方案与本申请不同,它不仅限定了核-壳改性剂的粒径,还对核-壳改性剂折射率、核和壳的玻璃化转变温度乃至直径至少为150纳米的大颗粒和/或聚集体与直径为10-150纳米的小颗粒或聚集体的比例作出了限定,是一个非常复杂的技术方案。本发明仅仅通过限定核-壳抗冲击改性剂的粒径就获得了同样的技术效果,这是出乎意料的,而且技术方案大为简化。

审查员往往倾向于选取对比文件中不利于确立发明创造性的内容,并作出一些演绎(比如“有动机调整核-壳抗冲击改性剂的粒径”),而忽视了对比文件中的其他相关内容(比如,对比文件2对粒径的调整方向给出了明确教导,即所有颗粒和聚集体的数均粒度不大于210纳米)。这就要求代理人与审查员反向操作,从对比文件中寻找有利于确立发明创造性的内容。通过审查员和代理人双方的这种方向相反的操作,就有可能更真实地还原对比文件的教导,更准确地评价发明的创造性。

 

3. 巧用计算

在化学发明中,不少权利要求涉及参数特征,有些特征还涉及关系式。如果利用关系式尝试作一些演算,有可能得到意想不到的结果。

3:一种透明玻璃片,其包括表面压缩层和与表面压缩层相邻的内层,其中内层和表面压缩层在0-300的热膨胀系数的差异大于50×10-7-1;表面压缩层的压缩应力至少为300兆帕;所述内层的厚度与所述透明玻璃片的厚度之间的比值为0.8-0.9。另外限定了一些成分的含量范围。

该技术方案与对比文件1中记载的最接近的现有技术的区别技术特征之一是内层的厚度与透明玻璃片的厚度之间的比值为0.8-0.9

针对该区别技术特征,审查员利用该最接近的现有技术所记载的内层厚度和表层厚度数值计算得到内层厚度2tc与玻璃片总厚度(2tc+2ts)之比2tc/(2tc+2ts)= 0.956(对比文件1将内层厚度的一半记作tc,两侧各有一个表面层,每个表面层厚度记作ts)。据此,审查员认为本领域技术人员知晓厚度比与机械强度的关系,因此可以根据产品所需的机械强度通过调整得到合适的厚度比,比如0.8-0.9

代理人注意到,对比文件1记载了关系式σsc = -tc/ts,其中tcts如上所定义,σsσc分别表示表面层中的压缩应力和内层中的拉伸应力。该最接近的现有技术中σs-44021 psi(即303.7 MPa)。对比文件1还教导,为避免造成无法接受的基板断裂或产生碎片,内层中的拉伸应力应当小于4000 psi27.6 MPa)。如果σs保持在-44021 psi303.7 MPa)(即维持在本发明所限定的至少300 MPa),而将2tc/(2tc+2ts)变成区别技术特征中的0.8-0.9,则根据σsc= -tc/tsσc将变为4891.22-11005.25 psi,远大于对比文件1所要求的4000psi的上限值。因此,根据对比文件1整体公开的内容,本领域技术人员没有动机将内层的厚度与透明玻璃片的厚度之间的比值调整为0.8-0.9;否则,对比文件1的目的将不能实现。

对此,审查员认为:得到上述公式σsc = -tc/ts必须有一个前提,即表面层和内层的弹性模量和泊松比均相同;而最接近的现有技术中弹性模量和泊松比均不相同,因此σsc不能简单等同于-tc/ts,即上述换算并不成立。

代理人发现,对比文件1公开了分别计算σsσc的两个复杂公式,其中的确不仅涉及tcts,还涉及表面层和内层的弹性模量、泊松比、从室温到凝固点的平均热膨胀系数,审查员的质疑正是由此而来。然而,当尝试利用计算σsσc的两个公式推导σsc时意外发现,经过适当的数学变换,除tcts外的全部参数均被约去,σsc=-tc/ts的成立并不附带其他条件。审查员由此被说服。

当然,数学演算并不能保证总会得到所希望的结果,更不能指望审查员主动作这样的演算,但不尝试就不可能有机会得到所希望的结果。

 

4. 捕捉附图中的信息

无论是专利对比文件还是非专利对比文件,附图均构成对比文件的重要组成部分。除了关注审查员所引用的附图及其相关附图外,代理人也不要忽视其他附图中有可能用得到的信息。在“山重水复疑无路”之际,附图有可能将我们带到“柳暗花明又一村”。

4一种从经过蚀刻的玻璃表面去除包含氟离子的难溶性淤渣的方法,所述玻璃表面经过包含氟离子的蚀刻剂的蚀刻,所述方法包括:向所述经过蚀刻的玻璃表面施用包含至少一种无机酸的溶液,其中所述淤渣包含来源于经过蚀刻的玻璃的金属离子和来源于蚀刻剂的离子;其中所述至少一种无机酸具有比所述蚀刻剂更强的酸度。

对比文件1公开了一种精加工石英玻璃表面的方法,包括:机械抛光等离子体加工设备部件的至少一个石英玻璃表面;用含氟的蚀刻液化学蚀刻经机械抛光的石英玻璃表面;以及用清洗液清洗经蚀刻的石英玻璃表面以便从表面除去金属污染物,所述清洗液可含有硝酸、盐酸等无机酸。

审查员认为,虽然对比文件1没有直接记载上述处理方法能够从经过蚀刻的玻璃表面除去淤渣,但根据对比文件1中玻璃的处理方法可知,所述含有金属颗粒的玻璃表面经过含氟的蚀刻剂蚀刻时,玻璃表面的金属污染物必然存在与含氟蚀刻剂发生反应的情况,从而形成了淤渣。

虽然根据对比文件1的记载可以确定,金属污染物中的金属来源于对石英玻璃表面的机械加工和抛光处理,而在审申请中的金属离子来源于玻璃本身,但对比文件1的方法也包括用含氟的蚀刻液进行化学蚀刻的过程,那么石英玻璃表面的金属是否在该蚀刻过程中与氟离子结合形成相当于在审权利要求中的难溶性淤渣的金属污染物?如果不能找到证据否定审查员的推断,那么审查员的结论就会顺理成章。

对比文件1的一幅附图显示了石英玻璃表面上一些金属原子的数量,其中数量最多的金属是铝和钙,分别约为1 x 1015个原子/厘米25 x 1015个原子/厘米2,如果换算为摩尔数,则分别约为1.66 x 10-9摩尔/厘米28.31 x 10-9摩尔/厘米2。对比文件1中的石英玻璃用作等离子体加工设备的部件,这样的金属数量足以对等离子体加工造成污染,但与钠钙玻璃和铝硅酸盐玻璃相比,它们的数量太少,难以形成难溶性淤渣(沉淀)。这样,利用对比文件1中附图的信息,为理解在审申请与对比文件1的区别找到了一个新的视角,从而为在审申请提供了一次新的机会。

 

5. 反用证据

当审查员引用公知常识性证据证明其所称的公知常识时,代理人除了核对引文是否准确,并且结合上下文判断审查员的理解是否正确之外,不妨通篇阅读,看看能否找到对申请有利的证据。

5:一种改善玻璃板的静电放电性质的方法,包括在40-90℃之间的温度用处理液处理所述玻璃板的至少一侧,该处理液增加所述玻璃板的所述至少一侧的平均表面粗糙度,所述处理液包含选自下组的至少一种:HClH2SO4,二氟化铵,以及NaFH3PO4的混合物。

对比文件1公开了一种抑制玻璃板在加工过程中带有静电的方法,具体是将玻璃板在25℃下浸入含6% HF30% NH4F的溶液中。

为了证明使用NaFH3PO4的混合物是本领域常规技术手段,审查员引用了一本技术手册中的相关内容作为证据。在阅读该证据的过程中,代理人发现如下记载:“玻璃和陶瓷除了氢氟酸和含氟的一些其它物质以及热或浓的碱液外,几何能耐所有腐蚀介质,包括热浓硝酸、硫酸、盐酸、王水、盐溶液、有机溶剂等”,因此建议申请人删除涉及氟化物的技术方案,仅保留HClH2SO4的技术方案。这样,该证据就成了申请人的反证,除非审查员能够找到其他证据证明HClH2SO4能单独用来处理玻璃表面以改善其静电放电性质,否则,修改后的技术方案的创造性就很难被否定。

 

对在审发明技术方案和参考文件的理解是审查新颖性和创造性的基础,特别是对参考文件的理解,包括审查员、代理人和申请人在内,常常因人而异,不同的解读会得出不同的结论。审查员从代表公众的角度出发,往往倾向于否定发明的新颖性和创造性,而代理人从代表申请人的角度出发,要尽可能论证发明具备新颖性和创造性。二者相向互动,就有可能还原真相,使专利申请获得比较公正的结果。为此,代理人要创造性地开展工作,充分挖掘参考文件中的信息,为专利申请争取一切可能的机会。


浅谈针对含动作步骤类产品撰写装置权项和方法权项时的权衡

例说参考文件信息的挖掘

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