在针对含控制步骤类的产品进行专利申请文件的撰写时,我们常常会撰写相互对应的一套装置权项和一套方法权项,不过,实际中,在权项数量庞大的情况下,可考虑保留整体装置从权而适当删减次要的方法从权。


我们在撰写申请文件时不乏涉及含控制步骤的产品的情况。考虑到相关产品实际牵涉控制方法、但方法专利后期行权困难这两方面的因素,我们通常会同时写两套权项,一套装置权项,一套方法权项,一一对应。

例如,撰写出类似以下权项。

[装置权项]

一种装置,其特征在于,包括:

检测部,检测获取参数X和Y;

判断部,对X是否大于Y进行判断;以及

输出部,在判断部判断为X大于Y时,输出预设信号。

[方法权项]

一种方法,其特征在于,包括以下步骤:

检测获取参数X和Y;

对X是否大于Y进行判断;以及

在判断部判断为X大于Y时,输出预设信号。

 通过比对上述两个权项,我们可以发现,与装置权项相比,方法权项没有限定“检测部”、“判断部”和“输出部”这样的技术特征,因此,其保护范围比装置权项要来的宽。例如,尽管参数X和Y本身都是通过检测获得的,但如果某A制造了一种产品,其不具备检测功能,而仅具有上述装置权项限定的检测部的获取功能以及判断部和输出部,则通常不能判定某A侵犯了上述装置权项的专利权;与此相对,如果某A为了生产经营目的通过检测获取了参数X和Y,在此基础上将参数X和Y输入其制造的装置,则其行为就侵犯了方法权项的专利权。

由上面的分析可知,尽管特征基本一一对应,但装置权项和方法权项的实质保护范围依然是有所不同的,尽管方法专利在后期行权方面确实存在相当大的困难(例如在上述例子中,要证明A为了生产经营目的通过检测获取了参数X和Y,在实践中仍然存在不小的困难),但从西电捷通诉索尼公司专利侵权案等方法权项发挥了突出作用的典型案例来看,在撰写装置权项的同时保留方法权项仍有一定的必要性。

然而,一一对应则有时撰写出的权项数量会非常之多,在这种情况下,会导致申请费用的大幅增加。

针对上述问题,结合目前我国专利相关法律法规的实际情况,尤其是在权项数量庞大的情况下,或许可考虑以下应对方案:

对于原本一一对应的装置权项和方法权项,维持整套装置权项,而对于方法权项,则仅选择保留独权以及重要的从权。

分析如下:

首先,之所以要维持整套装置权项,是因为产品权项相对于方法权项在后期行权时的举证方面具有一定优势,在需要对权项数量进行控制时,尽可能保留装置权项是较为有利的。

其次,对于方法权项而言,之所以可考虑只保留部分权项,是因为根据最新修改的《专利审查指南》的相关规定以及专利复审委对相关规定的解释来看,即使提交申请时没有撰写与装置从权、例如装置从权X1对应的方法从权、例如方法从权Y1,在无效阶段的修改中,依然可尝试根据装置从权X1对方法权项进行限定,这与提交申请时方法权项就包括方法从权Y1在修改效果上基本相同。具体而言,根据2017年4月1日开始实施的最新修改的《专利审查指南》中的相关规定,在无效阶段对专利文件进行修改时,可采用“权利要求的进一步限定”这一方式,所谓“权利要求的进一步限定”,是指“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征,以缩小保护范围”,上述根据装置权项对方法权项的修改符合上述最新规定,并且,这样修改也符合《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节规定的无效程序中发明或实用新型专利文件的一般修改原则,即:1.不得改变原权利要求的主题名称、2.与授权权利要求相比不得扩大原专利的保护范围、3.不得超出原说明书和权利要求书记载的范围、4.一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征,这样的修改也不属于复审委官网对“权利要求的进一步限定”所作的详细解释中提及的不被接受的修改。

再次,对于方法权项而言,之所以要保留重要的从权,是因为若不保留重要从权,则根据目前的相关规定,在无效修改时可能会导致重要从权涉及的方案被放弃。具体而言,关于最新修改的《专利审查指南》所规定的“权利要求的进一步限定”如何理解与适用,在复审委官网上的相关解释中提到,“同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征,形成多个新的独立权利要求”这样的修改方式通常是不应被接受的,因此,例如,若装置从权包括独权1、从权2(特征为A)和从权3(特征为B,与特征A并列),方法权项只包括与装置独权1对应的方法独权4,则在无效中当因创造性等问题而需要对方法独权4进行限定时,要么在方法独权4中追加特征A而放弃包含特征B的方法方案,要么在方法独权4中追加特征B而放弃包含特征A的方法方案。与此相对,若在撰写时事先就保留了部分重要的方法从权,则有助于避免上述放弃的情况产生。

我国专利相关法律、政策近些年一直在调整,但就趋势来看,在授权后文本的修改方面,相关限制有逐渐放开的趋势。因此,就现阶段而言,在我们针对含控制步骤类的产品进行专利申请文件的撰写时,根据实际情况,特别是在权项数量庞大的情况下,或许可以考虑适当地删减方法权项,保留方法独权和重要的方法从权,以在尽可能确保无效中重要技术方案不会被放弃的前提下一定程度地节约申请费用。



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浅谈针对含动作步骤类产品撰写装置权项和方法权项时的权衡

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