最高人民法院于2018年6月1日公布了《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)》(公开征求意见稿)(以下称为“司法解释意见稿”或“意见稿”),向社会公开征求意见和建议,征求期为1个月。

 

一、司法解释意见稿的出台背景

本司法解释意见稿是在最高人民法院知识产权审判庭主导,联合最高人民法院、北京市高级人民法院、北京知识产权法院、国家知识产权局、专利复审委员会、中华全国专利代理人协会、代理机构和律师事务等众多机构部门,经过多次讨论后制定的。

该意见稿的制定原则是以现行《专利法》和《行政诉讼法》等法律规定为基本依据,注重司法解释的合法性、导向性和实践性,在遵循法律原理和司法规律的基础上,以实际问题为导向,增强法条的实际操作性,制定适合我国现实情况且符合国际规则的规定。

此次意见稿涉及的法规主要是针对近年来专利授权确权行政案中较为集中的问题进行制定的,包括实体法和程序法法规。

通过对2014-2017年最高人民法院知识产权案件年度报告进行分析,近年来专利授权确权行政案中的主要问题集中在以下方面:新颖性和创造性的评价;技术特征的划分和解释;背景技术公开内容的确定;实际要解决的技术问题的确定;权利要求书是否得到说明书的支持;说明书是否充分公开;涉及程序的问题等。

 

二. 司法解释意见稿涉及的对象

专利授权行政案件:专利申请人因不服专利复审委员会作出的复审请求审查决定,向人民法院起诉的案件。

专利确权行政案件:专利权人或者无效宣告请求人因不服专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定,向人民法院起诉的案件。

 

三. 司法解释意见稿的部分内容

1. 化学发明专利在申请日以后提交的实验数据。

人民法院认可且予以审查的实验数据包括两种:

a. 用于进一步证明说明书记载的技术效果已经被充分公开,且该技术效果是本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认的;

b. 用于证明专利申请或专利具有与对比文件不同的技术效果,且该技术效果是本领域技术人员在申请日从专利申请文件公开的内容可以直接、毫无疑义地确认的。

人民法院可以要求当事人对提交的实验数据的来源和形成过程举证证明,以保证证据及证据链的合法性和真实性等。

上述a部分是对2017年4月1日修改的《审查指南》中对于后补实验数据的确认。而上述b部分与目前法院和复审委的实际操作一致,通过本司法解释意见稿正式确认。而对于后补实验数据的形式要求,在以前的法律或者实践中并没有具体规定,本司法解释意见稿首次提出了相应要求。

 

2. 关于修改超范围的规定

对说明书及附图的修改需满足:明确记载在原说明书、附图、权利要求书中,或者属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容。

对权利要求书的修改需满足:以说明书为依据。

在意见稿中,判断说明书及附图的修改是否超范围的依据与专利法及审查指南中的规定一致,最高人民法院在司法实践中对相关法条作出了更加详细的解释。但是,判断权利要求的修改是否超范围的依据有了比较大的变化,可以基于专利法第二十六条第四款的规定来判断权利要求的修改是否超范围,从而可能放松对于权利要求的修改限制。

 

3.创造性判断中重要因素的认定

a. 技术领域

明确了技术领域的认定标准:根据权利要求的内容,结合专利的主题名称、技术方案所实现的技术功能和用途,并参考专利在国际专利分类表中的最低位置,确定技术领域。

b. 权利要求实际解决的技术问题的确定

发明实际所要解决的技术问题的确定,是通过与最接近的现有技术比较得出的,而非以其背景技术的记载为依据,并具体明确了技术问题确认的方法:应当根据说明书、附图记载的权利要求与最接近现有技术的区别技术特征所产生的技术效果,结合本领域技术人员对专利技术方案的整体理解,进行认定。

c. 现有技术整体给出启示的情形。

现有技术公开了区别技术特征,且该技术特征能够解决权利要求实际要解决的技术问题;区别技术特征属于公知常识,且容易想到应用于最接近的现有技术;从现有技术公开范围内有目的地选出的现有技术未提及部分,不具有预料不到的技术效果。

上述规定细化了创造性判断中涉及的重要因素的认定标准,限制了主观因素对创造性判断的影响,增加了可操作性。

 

4. 专利授权确权程序法的适用

关于涉及诉讼程序法的部分,对专利复审委员会“违反法定程序”的情形、专利复审委员会依职权审查的范围、人民法院的判决方式、证据听证规则、诉讼程序中的新证据作出了规定。

其中,关于判决方式,人民法院认为专利复审委员会的决定中认定专利权无效的理由均不能成立的,应当判决撤销该决定,不再判决专利复审委员会重新作出决定。由此在程序上避免出现循环往复的行政诉讼,优化了诉讼程序。


(上专化工部陈哲峰、董庆供稿)


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