涉外定牌加工是否构成商标侵权在业界颇有争议。近日,上海知识产权法院就福建泉州匹克体育用品有限公司(下称匹克公司)起诉伊撒克莫里斯有限公司(下称伊撒克莫里斯)、无锡市振宇国际贸易有限公司(下称振宇公司)侵犯商标权一案作出终审判决,认为构成商标侵权,两被告应立即停止侵权,并赔偿匹克公司经济损失。

1994年2月7日,泉州丰登制鞋有限公司在核定使用商品为25类“鞋,服装”上注册“PEAK及图”()商标。2007年8月7日,匹克公司通过受让获得该商标。2009年9月28日,匹克公司在第25类“服装,鞋”等核定使用商品上注册“PEAK”()商标。

2014年8月,匹克公司收到上海海关《确认知识产权侵权状况通知书》,告知匹克公司海关查获振宇公司以一般贸易方式申报出口美国的标有“PEAKSEASON”标识的针织男式T恤8000余件,涉嫌侵犯匹克公司在海关总署备案的知识产权。

“PEAKSEASON”商标()由美国专利与商标局于2010年11月2日核准注册,注册人为伊萨克莫里斯,商标核定使用范围为国际分类第25类针织类、T恤衫、制服等产品。2014年6月,伊萨克莫里斯向振宇公司发送订单,且订单的标签和吊牌为“PEAKSEASON”。

2014年11月,匹克公司将振宇公司和伊萨克莫里斯诉至上海市浦东新区人民法院(下称浦东法院),请求法院判令两被告立即停止侵权,并赔偿经济损失20万元人民币等。此外,匹克公司还提出诉讼保全,扣押该批振宇公司的出口货物。

浦东法院经审理认为,涉案商标“PEAKSEASON”与匹克公司注册商标“PEAK”近似,判断是否侵权需要以导致相关公众混淆为条件。振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯的委托生产,所生产的服装全部销往美国。虽然被海关查扣的服装使用了“PEAKSEASON”标识,但该服装并未投入中国国内市场流通,国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装,故该标志在国内市场无法发挥标识商品来源的功能, 不是商标法意义上的商标使用。据此,法院认为,伊萨克莫里斯和振宇公司未侵犯匹克公司的注册商标专用权,驳回匹克公司的诉讼请求。此外,匹克公司需赔偿伊萨克莫里斯经济损失13万元人民币。

匹克公司不服一审判决,随后向上海知识产权法院提起上诉。二审法院经审理认为,涉案服装上贴附的商标明显突出“PEAK”(),从而使“PEAK”成为商标“PEAKSEASON”的主要识别部分,与匹克公司的注册商标构成近似,从视觉效果上易使相关公众产生混淆。此外,基于“PEAK”商标的知名度,振宇公司作为受托方,并未对委托方在境外的商标及受托使用形态施以更为谨慎的注意和审查义务,使得涉案服装上贴附了与匹克公司“PEAK”商标构成近似的标识。另外,因存在通过互联网可购买到已出口至境外商品的可能性,会引起国内相关公众混淆与误认,故伊萨克莫里斯在相同商品上使用近似商标的行为构成对匹克公司涉案商标专用权的侵犯,并判令两被告立即停止侵权,伊撒克莫里斯赔偿匹克公司经济损失2万元,振宇公司承担连带赔偿责任。


(改编自中国知识产权报)

(注:本案由我所(上海专利商标事务所法律部)陈申军律师代理。)


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