近日,由上专团队代理客户以在先注册商标权对一批外观设计专利权提起无效宣告的案件,陆续收到了专利复审委员会的无效决定,宣告涉及鞋类产品的一批外观设计专利权无效,至此,通过专利无效途径成功阻击对我客户注册商标专用权的侵害。

 上专团队代理的客户是国际知名专业运动品牌公司,在全球有五十多家控股及关联企业,其出品的运动鞋更是被誉为“专跑之王”。上专团队接受委托监测相关市场并提供预警服务。其间发现涉案外观设计在产品表面图案设计中直接或间接地包含了客户的在先注册商标图案,这些外观设计专利权的存在将对客户的注册商标专用权产生非常不利的影响。

依据《专利法》第二十三条第三款规定了授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。《专利审查指南》也明确,未经商标所有人许可,在涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计,专利的实施将会误导相关公众或者导致相关公众产生混淆,损害商标所有人的相关合法权利或者权益的,应当判定涉案专利权与在先商标权相冲突。

而且,在先商标与涉案专利中含有的相关设计的相同或者相似的认定,原则上适用商标相同、相似的判断标准。对于在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标,在判定权利冲突时可以适当放宽产品种类。

 基于上专团队对这批外观设计专利的比对分析,尽管涉案专利的设计图案与我客户的在先商标的图案之间存在一些差异,但我们认为仍构成商标法意义下的“相近”,且涉案专利对于设计图案的使用方式亦与在先商标的图案使用方式相同。

国家知识产权局专利复审委员在多个外观设计专利的《无效宣告请求审查决定》中皆认定:涉案专利与在先商标在设计上的差异不足以影响二者在整体视觉上的近似;涉案专利在产品上使用与在先商标在视觉上近似的图案,易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆,或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。《决定》还确认:在先商标在中国境内属于具有一定知名度的商标,涉案专利的实施将会误导相关公众,损害在先商标所有人的合法权益。因而专利复审委员遵循诚实信用和保护在先取得的合法权利的原则判定这些外观设计专利与在先商标相冲突,并且就这些外观设计专利分别作出无效宣告请求审查决定,宣告涉案专利全部无效。

 该系列外观设计专利无效案,对基于我国专利法中涉及外观设计专利权与在先合法权利相冲突条款的实践,具有重要参考意义。


(上海专利商标事务所有限公司专利代理人胡晓萍、江漪供稿) 


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